Kan du lovlig kjøpe ett eller flere av konkurrentens varemerker eller særpregede kjennetegn som betalt søkeord på nettet, som for eksempel ved bruk av Google Ads eller Bing? Vi forsøker å nøste i rettstilstanden, som foreløpig ser ut til å være «up in the air», og gir noen konkrete tips til hvordan du som næringsdrivende kan forholde deg til kjøp av søkeord via Google Ads og andre aktører inntil videre.

Det kan nok trygt sies at rettstilstanden er «up in the air» – Næringslivets Konkurranseutvalg («NKU») har i en rekke saker konkludert med at dette er brudd på markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Så kom Bank Norwegian avgjørelsen av Asker og Bærum tingrett i januar 2019, som konkluderte med det motsatte. Deretter traff NKU nok en avgjørelse i sak (Kystgjerdet) der de holdt fast ved sine tidligere avgjørelser om at dette er et brudd på markedsføringsloven. Bank Norwegian saken er anket og skal opp i Borgarting lagmannsrett den 9.-12. mars 2021.

Noe forvirrende har Oslo tingrett i en dom avsagt rett før jul i Norgesgjerdet AS og Vindex AS mot Kystgjerdet AS, kommet frem til at det er brudd på varemerkeloven å bruke konkurrentens varemerker eller særpregede kjennetegn som betalt søkeord på nettet.

Med andre ord har vi nå avgjørelsene i NKU mot avgjørelsen i Asker og Bærum tingrett – med motsatt resultat når det gjelder markedsføringsloven. I tillegg har vi Oslo tingrett som sier at dette er brudd på varemerkeloven.

Hvordan bør næringsdrivende forholde seg til kjøp av søkeord via Google Ads og andre aktører før vi får en avklaring av rettstilstanden?

KORT OM BETALTE SØKEORD

Søketjenester tilbys normalt som naturlige søkeresultater. I praksis slik at dersom du søker på et bestemt ord, så vil Googles algoritme finne relevante treff. I tillegg tilbyr stadig flere aktører såkalte betalte søkeord, slik som Google Ads.

Det er hovedsakelig to måter å bruke andres varemerker i annonsesammenheng. Den ene er å inkludere ordet i selve annonseteksten. Den andre er å bruke ordet som såkalt betalt søkeord. Det første kan være en bruk av andres varemerke, som krever samtykke fra varemerkeinnehaveren. Det andre er det foreløpig uavklart om er lovlig i Norge.  

LITT NÆRMERE OM DAGENS RETTSTILSTAND

1. Hva er Næringslivets Konkurranseutvalgs standpunkt?
NKU har i flere avgjørelser tilbake til 2012 fastholdt at praksisen med å kjøpe konkurrenters varemerker som betalt søkeord er ulovlig fordi den strider mot god forretningsskikk-standarden i markedsføringsloven § 25. Begrunnelsen har hovedsakelig vært at praksisen er en skjult døråpner for å generere trafikk til egne nettsider, og er en urimelig utnyttelse av en annens innsats i strid med markedsføringsloven § 25. Varemerkeinnehaverens investeringer i sitt varemerke og den goodwill som er opparbeidet, er ifølge NKU grunnen til at forbrukerne søker på nettopp dette varemerket. Dersom bedrifter ved å betale for å bruke konkurrentens varemerke som søkeord genererer mer trafikk til sine nettsider, mener NKU at dette er en snylting på konkurrentens goodwill.

NKUs avgjørelser er i tråd med rettstilstanden i Danmark, hvor det i flere avgjørelser ble konkludert med at bruk av konkurrentenes varemerker som søkeord strider mot generalklausulen i markedsføringsloven, eksempelvis i dom 20. januar 2017 (Easy2Eat).

2. Hva kom Asker og Bærum tingrett til?
Tingretten kom i Bank Norwegian saken, i motsetning til NKU, frem til at praksisen med å kjøpe andres varemerke som betalt søkeord var lovlig. Tingretten la vekt på at praksisen ikke stred mot noen av varemerkets funksjoner. For det første anførte tingretten at det ikke var fare for forveksling med hensyn til et produkts eller tjenestes opprinnelse (opprinnelsesfunksjonen), og la vekt på at forbrukerne klarte å skille mellom annonsene og organiske søk. Videre kom tingretten til at praksisen heller ikke skadet reklamefunksjonen til varemerket. Slik skade kunne oppstå ved at det ble vanskeligere å nå ut med reklamebudskap, men var ikke aktuell så lenge det også kom opp andre vanlige treff ved søk på varemerket (under annonseplasseringen). Tingretten fant heller ikke at praksisen skadet investeringsfunksjonen til varemerket, da praksisen var et vanlig utslag av konkurranse, som varemerkeinnehaveren måtte tåle.

Tingretten mente videre at markedsføringsloven § 25 ikke kunne anvendes, når praksisen var lovlig etter varemerkeretten. Tingrettens avgjørelse ligger nærmere praksisen fra EU-domstolen, og Marknadsdomstolen i Sverige. 

3. NKU står på sitt inntil videre
Etter dommen i tingretten har NKU i sak 1/2019 Kystgjerdet på nytt tatt stilling til lovligheten av praksisen, og valgt å fastholde sitt syn om at praksisen strider mot markedsføringslovens 

§ 25. Begrunnelsen har vært at NKU «fortsatt er av den oppfatning at markedsføringslovens generalklausul favner videre og retter seg mot andre forhold enn det som fremholdes som varemerkets funksjon i varemerkerettslig forstand, og fastholder sitt syn og den begrunnelse som er gitt i de tidligere uttalelser».

4. Ny avgjørelse i Oslo tingrett
I denne saken hadde saksøkte, Kystgjerdet, brukt saksøkerne Norgesgjerdet og Vindex sine, etter rettens vurdering, beskyttede varemerker som betalte søkeord blant annet i Google Ads. Kystgjerdet brukte varemerkene på to måter – 1) ved bruk av annonseoppsettet «Dynamic Keyword Insertion», der ordet som brukeren hadde søkt på, ble satt inn i selve annonseoverskriften, og 2) ved bruk av søkeordet, uten at saksøkernes varemerker fremkom i selve annonsen.

Det er den siste måten som har vært oppe til vurdering i de tidligere sakene angående betalte søkeord, og som det til nå har knyttet seg størst usikkerhet til. I lys av EU-rettspraksis, har det stort sett vært enighet om at slik bruk av betalte søkeord ikke utgjør varemerkebruk. Det uavklarte spørsmålet har vært om slik bruk av betalte søkeord er et brudd på markedsføringsloven. I denne saken, kommer imidlertid noe overraskende, retten til at dette er et brudd på varemerkeloven. Retten viste ikke til den ankede «Bank Norwegian» saken i sin avgjørelse.

Retten la vekt på at søkeordet ville være synlig i søkefeltet, og vises på samme skjermbilde som annonsen, og at det derfor forelå såkalt indirekte forvekslingsfare. Videre viste retten til at over halvparten av søkene ble gjort med mobiltelefon, og at forvekslingsfaren i disse tilfellene ville være enda større da annonsen til saksøkte dekket hele skjermen. Retten fant at den indirekte forvekslingsfaren ikke ble avhjulpet ved at annonsen var tydelig merket «annonse».

Det er foreløpig ikke avklart om avgjørelsen vil ankes.

5. Status quo
Etter Oslo tingretts dom er det klart at det å bruke en konkurrents varemerke som betalt søkeord på en slik måte varemerket fremkommer av selve annonsen med stor sannsynlighet vil være i strid med varemerkeloven. Dette beror på en konkret vurdering.

Når det gjelder bruk av konkurrenters varemerker som betalt søkeord, men uten at varemerket fremkommer av selve annonseteksten, er det fremdeles ikke endelig avklart om dette er lovlig. På den ene siden er det mulig å argumentere for at praksisen ikke medfører fare for at forbrukerne forveksler produktene eller tjenestene, og at praksisen næringsdrivende imellom bidrar til sunn konkurranse. På den annen side kan det argumenteres for at praksisen er en form for snylting på andre næringsdrivendes investeringer.

6. Veien videre
Etter vårt syn er det ikke sikkert vi vil få et klart ja- eller nei-svar på om praksisen er lovlig, siden vurderingen uansett må bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det vil for eksempel kunne være ulike konklusjoner avhengig av om saken gjelder et sterkt eller svakt konkurrerende varemerke, eller en stor eller liten bedrift/konsern.

Til illustrasjon kom engelske domstoler  i saken Interflora vs Marks & Spencer til at det i den konkrete saken forelå  forvekslingsfare. Dette på tross av at EU-domstolen i samme sakskompleks mente at bruken av konkurrentens varemerke som betalt søkeord i utgangspunktet ikke medførte fare for forveksling med hensyn til produktets opprinnelse. Begrunnelsen var at Interflora, som var saksøker, var et stort konsern med mange forgreininger, som gjorde at forbrukerne kunne komme til å tro at det var kommersiell forbindelse mellom Marks & Spencer, som hadde brukt «Interflora» som betalt søkeord, og Interflora.

Det blir spennende å se hva lagmannsretten konkluderer med i anken av Bank Norwegian saken i 2021 når det gjelder markedsføringsloven.

Videre blir det interessant å følge med på om Oslo tingretts siste dom i saken mot Kystgjerdet blir stående. Til nå har oppfatningen basert på rettstilstanden i EU vært at det ikke er i strid med varemerkeloven å bruke konkurrenters varemerker som betalte søkeord, uten at varemerket fremkommer i selve annonsen. Vi får se om avgjørelsen ankes, og hva som i tilfelle blir utfallet.

 PRAKTISKE TIPS

  • Avstå fra å bruke konkurrenters varemerker som søkeord på en slik måte at varemerket fremkommer i selve annonsen, f. eks ved «Dynamic Keyword Insertion». Dette er varemerkebruk som etter en konkret vurdering sannsynligvis vil være i strid med varemerkeloven.
  • Som vår gjennomgang har vist, er det fremdeles uavklart om det er lovlig å benytte konkurrenters varemerker som betalte søkeord i Norge på en slik måte at varemerket ikke fremkommer i selve annonsen. Dette gjelder enten grunnlaget er varemerkeloven (Oslo tingretts dom i saken mot Kystgjerdet), eller markedsføringsloven (NKU-avgjørelsene og Asker og Bærum tingretts dom i saken mot Bank Norwegian). I slike tilfeller er det derfor viktig å gjennomføre en risiko- og konsekvensanalyse.
  • I en risiko- og konsekvensanalyse er det bl.a. grunn til å tenke over:
    • Nytteverdien av å bruke konkurrenters varemerke som betalt søkeord opp imot risikoen for sanksjoner.
    • Hva forventer du å tjene på praksisen? Hvordan passer kjøp av søkeord inn i din markedsføringsstrategi?
    • Risikoen for å eventuelt bli innklaget til NKU eller bli saksøkt for domstolene, herunder eksponering for erstatningskrav.
    • Det er foreløpig gjort gjeldende gode argumenter både for og imot at praksisen skal være lovlig. Dette illustreres også ved den noe sprikende rettstilstanden i Europa.
    • Det er ikke sikkert det kommer et svart hvitt svar på lovligheten av denne praksisen i mars i år, som også får betydning for risikovurderingen. Vi vil anta at det kan få betydning
      • i hvilket omfang du kjøper konkurrenters varemerker,
      • hvilke konkurrent(er) du kjøper fra (nære eller fjerne),
      • og markedsmakten din kontra konkurrentenes mv.
    • Vi anbefaler deg å følge med på rettsutviklingen, og særlig utfallet av Bank Norwegian saken i mars i år. Da vil vi forhåpentligvis ha flere faste holdepunkter.

Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Nora Dahle og partner Lisa Digernes.

 

SE FLERE ARTIKLER